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Marque | le 19/01/2010

LA MARQUE

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La marque est le signe distinctif de l'entreprise par excellence. Elle doit absolument s'inscrire dans une vision de développement et de protection des actifs de l'entreprise dans un objectif de prospective économique.
La marque est aussi multiforme. Elle peut être verbale, sonore… et même olfactive : la seule condition est qu'elle puisse faire l'objet d'une représentation graphique.
Chaque marque est classée dans une ou plusieurs catégories de produits et de services qu'elle désigne. Elles sont déterminées en fonction de l'activité de l'entreprise, ce qui signifie, en d'autres termes, que deux marques identiques ou similaires peuvent fort bien coexister si elles visent, dans les classes choisies, des produits ou services différents.
Les exemples traditionnels en la matière sont les marques "Mont-Blanc" et "Mazda" qui visent pour la première aussi bien une crème dessert que des stylos de luxe et, pour la seconde, aussi bien des piles que des véhicules.
Ceci exposé, il convient de décrire les conditions d'acquisition de la marque (I) avant de décrire les conditions de conservation de la marque (II).   
 
 
 
I. Les conditions d'acquisition de la marque

Tout d'abord, le signe choisi doit être valable et répondre à des critères spécifiques (I.-1). Ensuite, la marque, pour être enregistrée, doit suivre une procédure spécifique (II.-2).
   
 
I.-1. Les critères de choix

La marque peut-être, selon l'activité effective du déposant, de fabrique, de commerce ou de service.
Plus encore, le choix du signe, en tant que représentation graphique, doit être distinct des produits ou services qu'il vise.
Ce choix est totalement arbitraire : il n'a pas l'obligation d'être original ou nouveau.
Il existe une multitude de signes pouvant faire l'objet d'une protection (I.-1.1). Encore faut-il que le signe soit licite, distinctif et disponible (I.-1.2). 
 
 
I.-1.-1. Les variétés du signe

Il suffit que le signe soit représentable graphiquement pour être valable.
Il peut donc être :
   
- dénominatif, c'est-à-dire composé d'un ou de plusieurs mots, même totalement inventés, tels les néologismes ; 
 
- figuratifs, tel un logo, un dessin, voire une forme tridimensionnelle (le Bibendum Michelin), et même une couleur (le jaune Kodak, par exemple est protégé à titre de marque) ; 
 
- sonores (par exemple le rugissement du lion de la MGM) ; 
 
- olfactifs, puisqu'on peut représenter sous forme de code chromatique des fragrances.
 
Une marque, d'ailleurs, peut fort bien combiner plusieurs de ces formes : on dit alors qu'elle est complexe.
 
 
I.-1.2. Caractéristiques du signe
 
La marque doit être licite, distinctive et disponible.
 
 
I.-1.2.1. Le signe doit être licite
 
- Il paraît évident que le choix de la marque doit respecter les "bonnes mœurs" et l'"ordre public" : il ne doit pas être choquant. L'appréciation de la subjectivité de ces notions est laissée aux tribunaux.
- En outre, des textes interdisent le choix de certains signes à titre de marque : il s'agit ici des signes officiels tels que drapeaux, emblèmes, blasons, sceaux, sigles officiels…
- Une marque déceptive ne peut non plus être adoptée. On entend par déceptive un signe qui induit en erreur, qui trompe le public ou le consommateur (ex. : "servi frais" pour des surgelés , "Evian fruité" pour une boisson sans eau d'Evian ou "Le comptoir du pharmacien" par une personne non pharmacien). 
 
I.-1.2.2. Le signe doit être distinctif
 
On appelle distinctivité l'exigence pour le signe de se différencier radicalement des produits et services visés au dépôt. Un exemple révélateur : la marque Baccara, bien connu des joueurs, est nulle si elle désigne un jeu de carte ; en revanche, elle sera valable si elle désigne un véhicule.
Seule cette condition est exigée. En d'autres termes, la marque, pour être valable peut fort bien ne pas être originale (voir la fiche droits des auteurs) ou nouveau (voir la fiche brevet).
Le problème se pose lorsqu'une marque est distinctive le jour du dépôt et perd ce caractère avec le temps en fonction de sa notoriété (ex. : la marque "Calor").
Dans ce cas, on considère que ces marques ne sont pas nulles pour défaut de distinctivité puisqu'à l'époque de leur dépôt, cette condition de validité était acquise.
De même, ne sont pas distinctives les marques qui s'approprient une provenance géographique : les marques qui s'approprient une spécificité artisanale dans une région sont considérées comme nulles (ex. : "coutellerie de Savoie"). Plus spécifiquement, une marque peut être considérée comme non valable dans une région mais distinctive dans une autre région (ex. "Kir", non distinctive dans la région originaire de la boisson).
 
 
I.-1.2.3. Le signe doit être disponible

La marque, avant le dépôt, doit faire l'objet d'une recherche d'antériorité à double titre : quant à son étendue et quant aux signes préexistants.
- globalement, quant à son étendue : le déposant doit effectuer, ou plus sûrement faire effectuer par son conseil, une recherche visant à déterminer si le signe existe déjà, soit de manière identique, soit de manière similaire.
- spécifiquement, quant aux signes préexistants : cette recherche doit porter non seulement sur les marques préexistantes, mais aussi sur tous les autres signes, s'il existe un risque de confusion : nom commercial, dénomination sociale, enseigne, titre d'œuvres (film, ouvrage…), et même sur les noms de domaine sur Internet.
A "titre" d'exemple, la marque "Chéribibi" n'a pu être déposée comme marque désignant du pain d'épices puisqu'elle entrait en conflit avec un titre d'ouvrage préexistant de Maurice Leblanc.
Cette exigence est fondamentale. A défaut, un tel signe déposé à titre de marque risque d'être remis en cause pendant la procédure d'enregistrement par des observations émises par tout titulaire ou par une opposition émanant du titulaire d'une marque préexistante, voire faire l'objet postérieurement d'une action en contrefaçon.
 
 
I.-2. La procédure d'enregistrement de la marque
 
Diverses étapes sont nécessaires afin d'acquérir un monopole d'exploitation sur une marque.
 
I.-2.1. Les obligations de forme
 
Toute personne physique ou morale peut effectuer le dépôt. Un dépôt est fait par marque.
Cette demande contient le nom du déposant, la marque (dénominative, figurative,…), les produits et services désignés et les classes auxquelles ils sont affectés.
Le dépôt est ensuite publié une première fois dans les six semaines : cette publication ouvre la procédure d'observation et d'opposition, et permet les actions en contrefaçon.
Cette publication n'est cependant pas définitive.
 
 
I.-2.2. L'examen et la délivrance du titre

S'ouvre dès la première publication l'examen par un examinateur de l'I.N.P.I. des critères de validité de la marque précédemment évoqués.
Cependant, l'I.N.P.I. n'effectue aucune recherche d'antériorité.
Le déposant peut toujours rectifier sa demande en fonction des observations formulées par l'examinateur.
L'I.N.P.I. peut procéder à l'enregistrement de la marque ou alors la rejeter.
L'enregistrement de la marque est matérialisée par la délivrance d'un certificat d'enregistrement et fait l'objet d'une nouvelle publication, définitive, au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle.
Il est à noter que l'enregistrement produit tous ses effets à compter de la date du dépôt : il a donc un effet rétroactif.
Enfin, le délai de protection est de 10 ans renouvelable indéfiniment et court donc à compter de la date de dépôt. 
 
 
 
II. Les conditions d'exploitation de la marque

Il convient d'être actif sur le monopole d'exploitation que confère une marque.
Aussi faut-il être vigilant pour ne pas perdre ce droit (II.-1) et savoir apporter à la marque tout un environnement contractuel permettant de la valoriser (II.-2). 
 
 
 
II.-1. Le maintien du monopole

Nous avons vu que le déposant avait la possibilité, dès la première publication, c'est-à-dire celle de la demande d'enregistrement, la faculté d'effectuer des modifications quant à l'étendue du dépôt. Ces modifications vont jusqu'à la possibilité d'y renoncer et équivalent à la perte du droit.
Cependant, la perte du droit, le plus souvent, intervient par négligence du déposant davantage que par acte volontaire. Le maintien passe donc par le renouvellement de la marque à son expiration et par la vigilance du déposant à veiller à ne pas avoir à supporter la déchéance de sa marque.
 
 
II.-1.1. L'obligation de renouvellement

La durée de vie de la marque est de 10 années renouvelables. En conséquence, il faut veiller à renouveler la marque dans les délais, à savoir dans les 6 mois précédent le dixième anniversaire de la marque, la date de référence étant, rappelons-le, celle du dépôt.
A défaut, la perte du droit est encouru et il faudra à nouveau déposer le signe, à moins qu'un autre signe concurrent ait vu le jour entre temps, ce qui bloquera de manière définitive le nouveau dépôt à peine de contrefaçon. D'où l'importance de ne pas laisser courir la date de renouvellement.
 
 
II.-1.2 L'obligation d'exploiter la marque

La marque confère un monopole d'exploitation à son titulaire sous réserve qu'il l'exploite activement. A défaut, la sanction est radicale : c'est la déchéance du titre automatique ou prononcée judiciairement.
 
 
II.-1.2.1. La déchéance automatique

Il est des cas, plus rares, où la déchéance intervient indépendamment de la volonté de l'exploitant de la marque. Elle peut intervenir :
- lorsque la marque devient déceptive, c'est-à-dire lorsqu'elle vient en cours de vie à tromper le public ;
- lorsque la marque devient générique, c'est-à-dire lorsque le nom de la marque est employée aux lieu et place du produit (ex. marques "Mobylette", "Frigidaire", "Pédalo", "Caddie", "Aspirine",…). On parle dans ce cas de dégénérescence de la marque. Le seul rempart contre la déchéance est l'information permanente et suffisante des tiers des droits attachés au signe ;
- lorsque le titulaire du droit tolère sans agir pendant 5 ans des actes de contrefaçon. Dans ce cas, l'action en contrefaçon devient irrecevable.
Dans ces trois cas, le juge peut constater la déchéance.
 
 
II.-1.2.2. La déchéance judiciaire

Ici, le juge va prononcer la déchéance si plusieurs conditions sont réunies.
Tout d'abord, la marque ne doit pas avoir été exploitée pendant 5 années consécutives.
Cette exploitation, pour éviter la déchéance, doit être sérieuse et sans équivoque.
Sur le plan procédural, c'est au titulaire de la marque de prouver son exploitation effective et non au demandeur à prouver l'absence d'exploitation de la marque convoitée.
Si la déchéance est prononcée, elle prendra effet dès le terme des 5 années d'inexploitation du titre.
 
 
II.-2. L'environnement contractuel de la marque

La valeur d'une marque exploitée n'est pas négligeable. Aussi peut-il être utile soit de la céder, soit d'en délivrer une licence d'exploitation.
 
 
II.-2.1. La cession

Celle-ci opère un véritable transfert de propriété de la marque.
La cession peut être partielle ou totale : il est possible de ne céder que la partie de la marque désignant certains produits ou services.
Cependant, la cession ne peut jamais comporter de limitation territoriale.
 
La cession est à titre gracieux ou à titre onéreux le plus souvent.
Bien entendu, il n'est possible de céder une marque que si celle-ci n'est pas déchue. En revanche, il n'est pas nécessaire qu'elle bénéficie du certificat d'enregistrement. Il suffit que la demande d'enregistrement soit publiée pour que la cession soit licite.
Sur le plan formel, la cession nécessite obligatoirement un écrit, lequel devra faire l'objet, à peine de nullité de l'acte, d'une inscription au Registre National des Marques (R.N.M.).
A compter de cette publication, le cessionnaire, c'est-à-dire la personne ayant acquis les droits sur la marque du fait de la vente, est investi de tous les droits au signe, en particulier du droit d'agir en contrefaçon.
En d'autres termes, la signature du contrat de cession n'opère pas transfert des droits : seule la publicité confère cette faculté.
Néanmoins, une cession sera opposable à un tiers qui aura acquis des droits avant son inscription, à condition ait connaissance de cet acte.
Enfin, le cédant qui continuerait à exploiter la marque après cette publication deviendrait un contrefacteur de la marque sur laquelle il a transféré les droits.
 
 
II.-2.2. La licence
 
C'est un contrat selon lequel le donneur de licence va autoriser une personne à utiliser légalement sa marque sans devenir contrefacteur.
La licence peut être effectuée :
- pour une durée variable qui peut même être indéterminée
- pour un territoire donné
- à titre exclusif ou non
- à titre gratuit ou onéreux. L'exclusivité est bien sûr un facteur d'augmentation de la valeur de la licence
- pour la totalité ou une partie des produits et services visés au dépôt.
 
Contrairement à la cession, l'écrit n'est théoriquement pas obligatoire pour la validité de la licence. Mais en pratique, toutes les licences sont concédées par écrit.
Cependant, l'exigence de publication au R.N.M. subsiste. Ici aussi, la licence ne produit pleinement ses effets qu'à la date de sa publication et non à la date de signature du contrat.
Notons, pour ce qui concerne l'action en contrefaçon, que cette dernière n'est ouverte qu'au licencié exclusif, à condition toutefois qu'il ait mis en demeure vainement, et au préalable, le concédant à agir.

Cependant, le licencié, partie à un contrat de licence même non inscrit au R.N.M. est également recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire de la marque mais uniquement afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

Dans tous les cas, le licencié s'oblige à exploiter la marque activement afin d'éviter une éventuelle déchéance.
 
En définitive, force est de constater que le droit des marques est un droit complet et technique. Il est imprudent de s'y aventurer sans connaître ces règles de base qui demeurent indispensables pour la gestion de ses marques et pour insérer la dimension de la propriété industrielle dans la politique marketing de l'entreprise.

Source : © Leclercq Avocat